PERCHÉ È IMPORTANTE REGISTRARE UN MARCHIO?
Uno dei primi passaggi a cui si dovrebbe pensare quando si apre una nuova attività oppure si lancia un nuovo brand, prodotto o servizio, è registrare un marchio che possa contraddistinguere il frutto della nostra creatività (e dei nostri investimenti).
Un marchio correttamente registrato consente, infatti, la protezione da possibili contraffazioni, svilimenti e imitazioni, impedendo a terzi di utilizzare impropriamente e senza autorizzazione il segno distintivo, sia off-line che on-line, conferendo un diritto di uso esclusivo del marchio stesso.
Tuttavia, spesso si sottovaluta l’importanza della registrazione del marchio.
In molti casi, ad esempio, si rimanda la registrazione pensando di attendere l’acquisizione della notorietà del marchio sul mercato. Tale strategia potrebbe essere non solo dannosa ma anche controproducente per più ragioni:
- in primo luogo, investire su un segno distintivo senza assicurarsi dei diritti di esclusiva e senza essere certi di poterlo legittimamente usare senza violare diritti altrui, può provocare gravi danni sia in termini di reputazione, che di costi;
- inoltre, rimandare la registrazione può anche comportare il rischio che un marchio uguale o simile a quello di nostro interesse possa essere nel frattempo registrato da altri prima di noi, comportando un grave problema per la nostra attività.
Se, a questo punto, hai compreso a pieno l’utilità di registrare un marchio, ti suggeriamo di consultare anche la nostra guida sintetica al link https://www.blasivalliniavvocati.it/2021/11/09/registrare-marchio/, allo scopo di analizzare nello specifico, cosa può essere registrato come marchio e quali sono i requisiti necessari per la registrazione.
Per scoprire, invece, in concreto l’iter di registrazione, ti suggeriamo di continuare a leggere questo articolo!
COME REGISTRARE UN MARCHIO: ITER ED ERRORI COMUNI
L’iter di registrazione di un marchio consiste, da un punto di vista formale, in tre fasi:
- Deposito;
- Pubblicazione (da cui decorre il termine per l’opposizione di terzi);
- Registrazione (valida per 10 anni dal deposito).
Sembra semplice, ma… depositare un marchio senza un’analisi preventiva e senza una strategia può essere controproducente e, anziché produrre vantaggi per chi deposita il marchio, può comportare un aumento di costi ed effetti negativi!
Vediamo, quindi, come è consigliabile procedere concretamente per registrare un marchio e quali possono essere gli errori più comuni nelle varie fasi del processo.
a) PRIMA DEL DEPOSITO
Prima di procedere con il deposito, è importante valutare:
- lo scopo per il quale si intende registrare il marchio;
- l’uso che se ne farà;
- il territorio di interesse, che può essere nazionale, europeo, internazionale (in tal caso si devono identificare precisamente i Paesi di interesse e si dovranno eventualmente verificare le regole vigenti in ogni singolo Stato);
- il settore di attività, con corretta identificazione delle classi merceologiche in cui rientrano i prodotti/servizi che andranno contraddistinti con il marchio prescelto, nonché dei prodotti/servizi da rivendicare nella singola classe (N.B. le classi non sono modificabili né integrabili dopo il deposito);
- la tipologia di segno più idonea alle proprie necessità (ad esempio, se sia più opportuno depositare un marchio figurativo oppure denominativo; in caso di marchio figurativo, se sia più opportuno il deposito a colori o in bianco e nero; etc.).
Un errore molto comune è quello di non verificare, anzitutto, se il marchio scelto è registrabile, conforme alla legge, ovvero dotato di tutti i requisiti richiesti (ed in particolare della capacità distintiva). In tal caso, infatti, il deposito verrà rifiutato dall’ufficio (senza rimborso delle tasse già corrisposte!).
Altro errore comune è quello di non effettuare una ricerca di anteriorità prima di procedere con il deposito: tale ricerca consente, infatti, di identificare eventuali marchi di terzi che potrebbero bloccare l’iter di registrazione del marchio. Conoscere l’esistenza di marchi identici o fortemente simili a quello desiderato prima del deposito, infatti, rende possibile apportare per tempo le modifiche necessarie affinché il segno risulti ammissibile e abbia meno probabilità di incorrere in contestazioni da parte di terzi.
b) DEPOSITO
Per depositare concretamente il marchio, è necessario compilare correttamente la domanda e pagare le relative tasse.
In Italia e presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale), la registrazione può avvenire in modalità cartacea o telematica. La seconda è sempre più conveniente della prima, sia in termini di costi, che di tempistica.
Durante il deposito, bisognerà prestare la massima attenzione ad inserire in maniera corretta tutti i dati richiesti, sia con riferimento al titolare, che al segno stesso e si dovrà provvedere tempestivamente al pagamento richiesto.
In caso di errori, potranno, infatti, esserci conseguenze sul buon esito del deposito, in quanto le integrazioni, ove possibili (ad esempio, per correzione dei dati del titolare) richiederanno ulteriori costi, sia monetari che di tempo, e in alcuni casi potrebbero anche causare il rifiuto del deposito (senza rimborso delle tasse già versate).
Se non si inseriranno tutte le classi, i prodotti e i servizi da rivendicare, inoltre, per effettuare una integrazione bisognerà necessariamente procedere con un nuovo ed ulteriore deposito, non essendo possibile tale tipologia di modifica e/o aggiunta ed occorrerà, pertanto, versare nuovamente le tasse richieste per l’ulteriore deposito.
c) PUBBLICAZIONE
Una volta superato l’esame formale (ossia, relativo ai requisiti richiesti per legge e al pagamento delle tasse), il marchio sarà pubblicato e da tale data decorrerà il termine entro il quale eventuali terzi potranno proporre opposizione contro la domanda di marchio (in Italia ed EUIPO, il termine è di 3 mesi dalla data di pubblicazione della domanda).
In caso di opposizione, si precisa che è sempre consigliato difendersi, mediante un professionista, in quanto non si deve mai sottovalutare il potenziale esito negativo del procedimento, che potrebbe comportare la perdita del marchio stesso.
Il marchio è, in ogni caso, già comunque utilizzabile, fin dalla data di deposito, che farà poi fede in caso di registrazione per l’anteriorità del segno.
Entro 6 mesi dalla data del deposito è, inoltre, possibile valutare l’estensione del marchio ad ulteriori territori mantenendo la priorità (ossia, rivendicando la tutela dalla data del primo deposito eseguito).
d) REGISTRAZIONE
In assenza di opposizione, il marchio completa il proprio iter e viene concesso dall’Ufficio, il quale rilascia un certificato che ne attesta l’avvenuta registrazione, che sarà valida per 10 anni dalla data di deposito e successivamente rinnovabile a cura del titolare.
e) DOPO LA REGISTRAZIONE
Il marchio deve essere concepito come qualcosa di “vivo” ed in continua evoluzione.
Pertanto, sarebbe riduttivo ritenere conclusa ogni possibile questione con la registrazione presso gli uffici prescelti!
Anche dopo la registrazione, infatti, il segno potrebbe essere oggetto di contestazioni di terzi, quali, ad esempio:
- azioni di invalidazione (quando il terzo ha perso il termine di opposizione o si è accorto del marchio solo una volta lanciato sul mercato);
- azioni di decadenza per non uso (se il marchio è registrato, ma non usato; vi è un’esenzione dalla prova dell’uso per i primi 5 anni in Italia ed Europa)
Si dovrà, inoltre, sempre verificare se terzi utilizzeranno marchi identici o simili a quello registrato, così da potere essere tempestivi nella tutela del proprio segno distintivo.
Potrebbe, per tale motivo, essere utile attivare un servizio di sorveglianza sul proprio marchio, così da poter monitorare le iniziative di eventuali concorrenti o comunque terzi, agendo prontamente in tutela dei propri diritti.
REGISTRARE UN MARCHIO: DA SOLI O CON ASSISTENZA?
La procedura per registrare un marchio non è, di per sé, particolarmente complessa, consistendo, come indicato, nella compilazione di una domanda e nel pagamento delle relative tasse.
Ciò che può risultare complicato e rischioso è ciò che sta a monte del deposito materiale del segno distintivo.
Infatti, studiare una strategia valida, con tutti gli approfondimenti e le ricerche necessarie, nonché avere un’assistenza adeguata in caso di problematiche che possano sopraggiungere durante l’iter di registrazione (obiezioni dell’ufficio e/o opposizioni), nonché dopo la registrazione medesima (cfr. le possibili contestazioni sopra indicate), può fare la differenza tra un deposito efficace e un deposito limitante o addirittura non valido.
In altri termini, effettuare il deposito in autonomia, è possibile, MA espone il titolare ad un maggiore rischio di errori e/o valutazioni sbagliate, col conseguente rischio di maggiori costi e danni (ad esempio, per difendere il marchio o per effettuare successivi depositi più adeguati).
Rivolgendovi ad un professionista, invece, potrete studiare da subito la strategia legale migliore per il vostro brand e depositare il marchio nel modo più aderente alle vostre esigenze concrete, con maggiori sicurezze e senza rischio di errori. In questo modo, potrete trarre la maggiore efficacia possibile e far fruttare al meglio il vostro investimento!